Платежи по лицензионному договору

Платежи по лицензионному договору

28.11.2016 | Налог на прибыль | 0

Платежи по лицензионному договору за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности можно относить к прочим расходам с начала их использования, если это предусмотрено договором, даже если он еще не зарегистрирован. Письмо Минфина России от 14 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/66442.
Если результаты интеллектуальной собственности сами подлежат государственной регистрации, то и предоставление исключительного права использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Оно может быть установлено в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, на патенты на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Для признания расходов в налоговом учете они должны иметь документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК РФ). Если результат интеллектуальной деятельности, права на который предоставляются по лицензионному договору, подлежит государственной регистрации, основанием для включения платежей в налоговые расходы является лицензионный договор, зарегистрированный в установленном порядке.
Стороны вправе установить, что условия договора применяются к отношениям, возникшим до его заключения (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Значит, организация вправе относить лицензионные платежи в расходы, с начала использования результата интеллектуальной деятельности независимо от того, что на этот момент договор еще не прошел государственную регистрацию.
А. Соколова, эксперт бератора «Практическая энциклопедия бухгалтера», специальный корреспондент Бухгалтерия.ру www.berator.ru

Виды лицензионного вознаграждения и их особенности

В практике продажи лицензий выделяется такие виды лицензионных вознаграждений:

1. Роялти – это выплаты, которые представляют собой периодические процентные отчисления или фиксированные платежи со стороны покупателя лицензии (лицензиата) в пользу продавца (лицензиара). При оформлении лицензионного соглашения учитывается база расчета роялти, оговаривается размер данного вознаграждения и периодичность выплаты. На практике лицензионное вознаграждение вычисляется с учетом среднего уровня стандартных выплат для конкретных отраслей. Кроме этого, расчет выплат роялти может приозводиться с учетом суммы продаж, общих объемов дохода, величины отпускной цены и так далее. Средний размер – 3-5%.

На величину роялти может влиять и отрасль изобретения. К примеру, чем более наукоемким является направление, тем больший размер будет иметь лицензионное вознаграждение:

— в фармацевтическом направлении роялти может составлять от 2 до 15%. Основная причина – высокий уровень затрат на производство лекарств, необходимость их патентования, сложность получения разрешительных документов (для продажи) и так далее;

— в электронной промышленности, вооружении, авиационной технике – от 4 до 10%;

— в станкостроении и приборостроении – от 4 до 7%;

— в изготовлении потребительских товаров длительного применения – до 5%;

— в изготовлении потребительских товаров краткосрочного применения – до 0,2-1,5%.

2. Паушальный платеж – это фиксированная сумма, которая прописывается в лицензионном соглашении. Такое вознаграждение выплачивается один раз при совершении сделки. В ряде случаев допускается совершение выплат по частям. Особенность паушального платежа в том, что он не зависит от фактического применения лицензии, а вычисляется посредством экспертной оценки.

Паушальное вознаграждение подразумевает передачу лицензиару такой суммы, которую бы он мог положить на банковский счет, а доход был бы соизмерим с платежами в виде роялти. Преимущество паушального платежа – в страховании лицензиара от различных рисков (в том числе и коммерческих). Такая сделка, как правило, рекомендуется при продаже лицензии неизвестным организациям или поставке оборудования, когда продавец лицензии не планирует контролировать дальнейшее использование технологии.


Недостаток паушального платежа в том, что при увеличении прибыли от производства и продажи лицензионного товара, лицензиар не сможет рассчитывать на дополнительные выплаты. Его вознаграждение уже выплачено, поэтому остается неизменным.

3. Участие в прибыли. Эта форма лицензионного вознаграждения подразумевает осуществление периодических выплат лицензиату в виде определенной части дохода от использования лицензии. Доля лицензиара может быть различной (все зависит от договоренности сторон сделки). Как правило, лицензиат обязуется выплачивать от 10 до 30% полученного дохода. В случае неисключительной лицензии доля лицензиара будет ниже, а при исключительной, соответственно, выше.

4. Участие в собственности – еще одна форма лицензионного вознаграждения. Здесь речь идет о передаче лицензиару акций, облигаций и прочих ценных бумаг компании-покупателя. Такие платежи могут осуществляться в чистом виде или же комбинироваться с другими видами вознаграждений. В процессе сделки лицензиар может рассчитывать на 5-20% акций компании-лицензиата. В случае особой важности продукта сделки процент передаваемых ценных бумаг может доходить до 40%.


5. Передача технической документации (в обмен на получение лицензии) – весьма распространенная практика в Японии, где новые технологии появляются чуть ли не каждый день. При совершении такой операции две компании могут произвести одновременный обмен секретами. На практике такие сделки являются смешанными и подразумевают предоставление одному (или обоим) участникам сделки дополнительного вознаграждения (к примеру, участие в собственности или прибыли).

6. Операционные платежи. Такой вид лицензионного вознаграждения актуален в случае, когда лицензиар планирует получить лицензию, но при этом желает оценить свои коммерческие выгоды. Часто на такую сделку идут люди, которые не хотят себя связывать обязательствами без получения дополнительной информации. В этом случае лицензиар берет определенное вознаграждение в качестве обмена на прошение лицензиата отложить продажу. При этом совершенные по опциону платежи, как правило, вычитаются из общих выплат за технологию.

При согласовании условий любого из упомянутых выше платежей оговариваются следующие моменты:

— валюта платежа;
— форма расчета;
— сроки перевода средств;
— основа для расчета стоимости продукции;
— порядок расчета и так далее.

Просмотров 1415

Эта страница нарушает авторские права

Содержание лицензионного договора, платежи по договору и иные договоры, соглашения, сопутствующие лицензионной сделке

Будучи собственником изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, лицензиар строго регламентирует права лицензиата по использованию объекта промышленной собственности, который является объектом Лицензионного соглашения. Это подробно фиксируется во всех лицензионных договорах. По существу содержание лицензионного договора сводится к ограничительным условиям использования исключительного права лицензиара и установлению размера платежей за такое использование. Какие же права могут передаваться от лицензиара лицензиату?

Полная лицензия.

Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента (отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может быть и меньше этого срока), встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.

Исключительная лицензия.

При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой. При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в чисти, не передаваемой лицензиату. Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

Простая (неисключительная) лицензия.

Наконец наименьший объем прав передается по простой (неисключительной) лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов между собой — она явно не в интересах лицензиара.

Открытая лицензия.

ГК РФ предусматривает еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Патентное ведомство о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

Принудительная лицензия.

Выражение «принудительная лицензия» используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец добровольной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения патентовладельца. Такое разрешение обычно называется лицензионным контрактом. Он заключается между патентовладельцем и владельцем лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентовладельца. Принудительную лицензию иногда называют недобровольной лицензией. Принудительная лицензия может быть потребована в двух случаях: Первый случай — если патентообладатель недостаточно использует изобретение, промышленный образец в течение 4 лет, а полезную модель — в течение 3 лет и при этом отказывается заключать лицензионный договор. Второй случай — если другой патентообладатель но может использовать свое изобретения, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. Первый патентообладатель вправе требовать от второго принудительной лицензии. Размеры лицензионных платежей при принудительной лицензии должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Выдача принудительных лицензий призвана не допустить злоупотребления патентными правами и предусмотрена патентными законами практически всех промышленно развитых стран, а также Парижской конвенцией. Лицензионные платежи

Вид заключаемого лицензионного договора — первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее важный, — платежи и оценка общей стоимости лицензии. Вне зависимости от того, является ли лицензия патентной или беспатентной (лицензия на ноу-хау), мировая практика выработала два вида лицензионных платежей.

Паушальный (единовременный) платеж.

Паушальный (единовременный) платеж используется сам по себе достаточно редко. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель лицензии — фирма, неизвестная на рынке, и есть сомнение, удастся ли ей наладить успешный выпуск и коммерческую реализацию разработки. Только паушальный платеж может быть применен, если крайне сложно проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции. В этом случае лицензиар может просто не получить необходимых для расчета данных.

Паушальный платеж наличествует в большинстве лицензионных соглашений не в качестве единственного вида платежа, а в качестве своеобразного аванса, выплачиваемого лицензиару после передачи документации. На паушальный платеж как правило приходится 10-20% от общей цены лицензии.

Роялти.

Основным видом платежей в мировой практике являются роялти — периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия договора, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений (ставке роялти) и о том, с чего должны взиматься эти отчисления (базе роялти) — наиболее сложный в мировом лицензионном праве.

Вариантов выбора базы роялти может быть несколько: экономический эффект, прибыль, объем реализации в денежном выражении или натуральных показателях, стоимость перерабатываемого сырья и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что в мировой практике наиболее широко используется в качестве базы роялти объем реализации продукции в денежном выражении, то есть объем продаж, как называют его в западной практике. Причем для того, чтобы гарантировать лицензиару надежность и стабильность платежей, используется не фактическая продажная цена продукции, а средняя цена, действующая в данный момент на данном товарном рынке. Для сырьевых товаров это биржевая котировка, для прочих — справочные индексы цен, периодически публикуемые зарубежными конъюнктурными изданиями.

Почему же редко в качестве базы роялти используется прибыль? Прибыль зависит от многих факторов. Снизить ее могут вроде бы «мелочи», например, такие, как неудачная рекламная кампания. Или неверно выбранный товарный знак. Скажем, провал товарного знака «ЭДСЕЛ» обошелся фирме Генри Форда в 250 млн. долларов. Кроме того, на прибыль влияют обоснованная ценовая политика, верно сегментированный рынок, правильный выбор каналов сбыта и т.д.

Именно поэтому продавец лицензии в мировой практике надежно защищается от возможных маркетинговых ошибок ее покупателя. Вариант расчета исходя из прибыли гораздо более выгоден для покупателей. Владельцу патента выгодней в качестве базы роялти брать объем сбыта продукции или установить минимальный фиксированный платеж — конкретную сумму, отчисляемую с каждой единицы произведенной или проданной продукции. Не меньшее количество факторов влияет на ставку (процент) роялти. Это прежде всего объем патентной охраны, качество составления формулы изобретения. Мировой опыт говорит, что наибольшие ставки роялти достигались при продаже лицензий на изобретения, надежно защищенные целым блоком патентов (до 30% ежегодных отчислений). Напротив, лицензия на ноу-хау автоматически снижает ставку роялти, так как сохранить незапатентованную информацию крайне трудно, особенно, когда речь идет не о технологическом процессе, особенно химическом, а, например, о механическом устройстве. В последнем случае беспатентная лицензия, как правило, лишь дополняет патентную.

На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Естественно, самая дорогая — полная лицензия, а также исключительная, а наиболее дешевая — простая, и сроки — чем больше срок, тем ниже ставка роялти.

Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии также влияет на ставку роялти. В тех случаях, когда контроль затруднен (химическое или фармацевтическое производство, изготовление комплектующих для последующей сборки на стороне) ставка автоматически повышается. Например, если для лицензий на машины и оборудование средняя ставка роялти составляет 5-7% от объема продаж, то для химического производства она составляет до 10-12%. Ставка роялти также зависит от того, какими сериями выпускается продукция, т. е. для таких областей, как самолетостроение и т.п. ставка выше, чем в легкой промышленности. Существуют сводные таблица по средним ставкам роялти, применяемым в различных отраслях промышленности. Однако, в связи с тем, что на ставку влияет целый ряд причин в каждом конкретном случае она может довольно существенно отличаться от средней.

Выбор лицензионных платежей.

В противоположность мировой практике паушальный платеж в наших условиях может быть увеличен до 30 или даже 50% от расчетной цены лицензии. Однако ограничиваться только паушальным платежом (такая практика может сейчас получить распространение) не следует. Он не отражает действительной стоимости изобретения, явно невыгоден лицензиару при существенном расширении объема использования лицензии.

Необходимо дополнить паушальный платеж роялти. В ходе переговоров стороны должны прежде всего определить базу роялти, а затем ставку роялти. В условиях нашей инфляции, непредсказуемых изменений в налоговом законодательстве, ставка роялти должна быть обязательно плавающей. В условиях лицензионного соглашения необходимо предусмотреть возможность изменения ставки роялти или ее индексацию в зависимости от темпов инфляции рубля. Бесспорно также и то, что до укрепления рубля как платежной единицы, широкое распространение получат бартерные лицензионные соглашения и платежи сырьем, комплектующими и т.п.

Вот разбор некоторых типичных ошибок при заключении лицензионного договора. Чаще всего встречаются попытки уйти от паушального платежа. Такой прием помогает бесплатно получить необходимую техническую документацию. Чтобы избежать этой ситуации удобно предложить партнеру формулировку пункта соглашения: «Платеж при передаче документации».

Вообще говоря, очень важно введение в практику внутреннего лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных переговоров.

С большой осторожностью надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.

Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления в банк на счет лицензиара единовременного платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.

Наблюдения показывают, что иностранные фирмы предпочитают приобретать у нас исключительные лицензии, тем самым они в течение срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях нередко отсутствует пункт о минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как правило, когда цель покупки исключительной лицензии — заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать минимальные ежегодные гарантированные платежи независимо от объема продаж.

Платежи роялти предпочтительны при крупных объемах производства продукции по лицензии. Поэтому в этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как цена лицензии может свестись к плате за получение технической документации.

Наилучшим вариантом является включение в договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.

Иные договоры и соглашения, сопутствующие лицензионной сделке.

Недопустимо смешение различных договоров в одном документе. На практике, однако, такие случаи встречаются достаточно часто. Лицензионное соглашение часто смешивается с контрактами о лизинге, инжиниринге, опционным договором и др., а также с договором о сотрудничестве. В таких «смешанных» договорах, как правило, отсутствуют самые важные пункты: права сторон на реализацию продукции в третьих странах, виды и размеры платежей, которые подменяются условиями о финансовых обязательствах.

Опционное соглашение заключается с целью передачи образца продукции, содержащего изобретение, другой фирме для анализа и исследования как самого образца, его свойств и качеств, так и маркетинга рынков его сбыта. Типовое опционное соглашение содержит части: «Преамбула», «Предмет лицензии», «Область применения», «Сроки исследования», «Условия передачи технической информации», «Платежи» и т.д.

Инжиниринг — предоставление определенного рода услуг фирмой-консультантом фирме-клиенту при строительстве или освоении промышленных или иных объектов. Это могут быть разного рода консультации, связанные с разработкой проекта, составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов строительства, поставками оборудования, машин и материалов, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой. Полный цикл инжиниринга состоит из следующих этапов:

  • -исследование маркетинговой целесообразности проекта;
  • -изучение технической возможности его реализации;
  • -составление предварительного проекта с ориентировочной привязкой его к местности;
  • -составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование;
  • -оценка поступивших на торги предложений;
  • -составление инженерно-строительных проектов под выбранное в результате торгов оборудование;
  • -подготовка торгов на инженерно-строительные работы;
  • -оценка поступивших предложений;
  • -координация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа;
  • -помощи в подготовке обслуживающего персонала заказчика;
  • -пуск предприятия или иного объекта в эксплуатацию и сдача заказчику «под ключ»;
  • -наблюдения и консультации во время эксплуатации объекта после сдачи. Из-за большой сложности полного цикла далеко не все фирмы берут на себя все эти услуги.

Лизинг — это по существу договор аренды оборудования. При этом если предлагается для сдачи в лизинг оборудование, содержащее ноу-хау, необходимо учитывать цену ноу-хау при заключении договора о лизинге, лучше всего путем продажи беспатентной лицензии. Договор о лизинге в случае, если оборудование содержит ноу-хау, должен содержать условие, гарантирующее сохранение тайны использования ноу-хау.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *