Товарный знак защита

Несвоевременно или неправильно принятые меры по защите товарного знака могут дорого стоить компании. Особенно, если под ее маркой распространяется продукция откровенно низкого качества. Тем не менее, как показывает практика, иногда фирмы предпочитают воздержаться от реакции на нарушение их прав.

Компания А давно и успешно функционирует на рынке. Руководство изначально приняло решение, что будет рекламировать не саму продукцию, а товарный знак, под которой эта продукция продается. За несколько лет фирма вложила значительные средства сначала в формирование своего бренда, а затем в его развитие. И, нужно отметить, добилась ожидаемых результатов: потребители стали доверять бренду и покупать продукцию, распространяемую под ним. Однако какое-то время назад руководство обнаружило, что неизвестная Компания Б продает свои товары, незаконно используя товарный знак Компании А.

📌 Реклама Отключить

Какие меры следует предпринять руководству, чтобы защитить свои права на товарный знак? Каковы шансы возместить свои убытки? Эти и другие вопросы комментируют специалисты по защите интеллектуальной собственности.

«Размер ущерба можно определить разными способами…»

Ирина Леонова, начальник юридического отдела Центра анализа инвестиционных рисков «Альтернатива-Консалтинформ»

Использование товарного знака и сходных с ним до степени смешения обозначений без разрешения правообладателя влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Фирма, права которой были нарушены, может обратиться в суд с иском о прекращении незаконного использования ее товарного знака, а также о возмещении убытков.

На сегодняшний день не существует единой методики определения ущерба. Как правило, ущерб определяется в результате проведения специальной экспертизы. Суммы, подлежащие выплате экспертам, относятся к судебным издержкам. Эти расходы в итоге ложатся на проигравшую сторону.

📌 Реклама Отключить

Ущерб также может быть определен исходя из так называемых рекомендуемых цен, устанавливаемых правообладателем на свою продукцию. Сведения о них предоставляются истцом. Например, рекомендуемая цена на данный вид товара по данным правообладателя составляет 500 рублей. Правоохранительные органы изъяли у ответчика 10 единиц подобной контрафактной продукции. Следовательно, ущерб правообладателя составит 5000 рублей (500х10).

При определении ущерба может учитываться упущенная выгода и ущерб, причиненный деловой репутации правообладателя.

Нужно отметить, что истец вместо возмещения убытков может требовать от ответчика выплаты компенсации. Она определяется судом в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

«Судебная защита прав на товарные знаки достаточно эффективна…»

Александр Сулимов, Патентный поверенный РФ, юрист юридической фирмы «ЮСТ»

📌 Реклама Отключить

Когда компании становится известно о том, что кто-то использует ее товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, сначала ей нужно попытаться разрешить конфликт в досудебном порядке. В частности, можно направить потенциальному нарушителю письмо с просьбой добровольно прекратить незаконное использование товарного знака. Ведь нарушитель может и не знать о том, что обозначение, которое он применяет в своей деятельности, зарегистрировано в качестве товарного знака. Если такое обращение не даст положительного результата, то можно смело обращаться в суд за защитой своих прав или использовать иные предусмотренные законодательством возможности. Например, обратиться в таможенные или антимонопольные органы.

Обращаясь в суд, истец имеет право требовать от ответчика не только прекратить незаконное использование товарного знака, но и возместить причиненные в результате такого использования убытки. Однако рассчитать на практике размер убытков крайне сложно. У владельца товарного знака, как правило, отсутствует достоверная информация о размерах правонарушения, а нарушитель не спешит предоставить необходимые сведения. Поэтому в соответствии с новой редакцией Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» владелец товарного знака вправе предъявить альтернативное требование о выплате денежной компенсации (п. 4 ст. 46). Ее размер составляет от одной до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Конкретную сумму определяет суд. Судебная практика показывает, что в настоящее время в большинстве случаев владельцы товарных знаков используют в качестве одного из средств судебной защиты именно взыскание денежной компенсации. В этом случае правообладателю не нужно доказывать размер причиненных ему убытков, а необходимо доказать лишь факт незаконного использования принадлежащего ему товарного знака.

📌 Реклама Отключить

В последнее время количество обращений в суд по защите прав на объекты интеллектуальной собственности значительно возросло. В связи с чем, к примеру, в Арбитражном суде г. Москвы сформирована специальная коллегия, рассматривающая подобные споры. Несмотря на то, что судебная практика весьма противоречива, в целом, можно сказать, что судебная защита нарушенных прав на товарные знаки достаточно эффективна.

Нужно отметить, что основная мера по защите товарного знака – это его регистрация. Причем хозяйствующие субъекты зачастую не придают должного значения этому факту. В связи с чем, недобросовестные лица получают возможность зарегистрировать товарный знак на свое имя, и как следствие создать препятствия для его использования законным правообладателем. Законодательство предусматривает правовую охрану незарегистрированного обозначения только в том случае, если оно признано общеизвестным. В настоящее время в Российской Федерации действует всего 38 общеизвестных товарных знака.

📌 Реклама Отключить

«При борьбе с нарушениями нужно действовать в нескольких направлениях…»

Павел Садовский, юрист юридической компании Legas («Лигас»)

Действующее законодательство предусматривает два способа защиты права на товарный знак: в судебном порядке и в административном порядке (через антимонопольные органы, через Палату по патентным спорам, а также через таможенные органы). К особой категории следует отнести способы, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

При выборе способа стоит учитывать его достоинства и недостатки, а также ориентироваться на конкретную ситуацию. Например, если незаконное использование товарного знака сопряжено с большими потерями для правообладателя, то наиболее адекватным способом защиты права будет обращение в суд с иском о возмещении убытков. Однако во многих случаях нарушение права не является очевидным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что доказать его будет не так просто. Особенно, когда используется обозначение, сходное до степени смешения со знаком правообладателя. Вопрос определения сходства до степени смешения – один из наиболее проблемных при рассмотрении подобных споров. Кроме того, судебная процедура может длиться значительный период времени (решение арбитражного суда может быть обжаловано в суды апелляционной и кассационной инстанции), в течение которого нарушение права может продолжаться.

📌 Реклама Отключить

Если правообладатель хочет предупредить возможность незаконного использования знака, то для него больше подойдут административно-правовые способы защиты. Например, компания может обратиться в Палату по патентным спорам с такими целями, как: предупредить регистрацию товарного знака, создающего потенциальную угрозу нарушения прав; прекратить правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на недобросовестного конкурента; признать товарный знак общеизвестным.

Также, чтобы прекратить незаконное использование товарного знака, компания может обратиться в антимонопольные органы. Защита таким способом имеет следующие плюсы. При подаче заявления фирма не должна платить госпошлину. Комиссия, созданная для рассмотрения конкретного дела, обязана, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все меры для всестороннего выяснения обстоятельств дела. Это означает, что антимонопольный орган, в отличие от суда, принимает все необходимые меры для получения информации по делу.

📌 Реклама Отключить

Если нарушение права на товарный знак связано с ввозом и вывозом контрафактной продукции, то компании следует обратиться в таможенные органы с заявлением о принятии мер по приостановлению выпуска товаров. Но при этом нужно учесть, что такой способ защиты требует соблюсти большое число формальностей. Так, например, в случае положительного рассмотрения заявления, таможенные органы не примут меры защиты, пока правообладатель не выполнит одно условие. Он должен заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу декларанта, собственника или получателя товаров. Ведь продукция, выпуск которой может быть приостановлен, может оказаться не контрафактной.

Действия Палаты по патентным спорам, антимонопольного органа, а также таможенных служб можно обжаловать в суд. В целом, административно-правовой порядок защиты имеет один существенный недостаток – компания, выбравшая его, не может компенсировать причиненные ей убытки. На практике иногда стоит комбинировать разные способы защиты.

📌 Реклама Отключить

Итак, что же предпринять руководству компании, если оно обнаружит, что какая-то фирма продает продукцию, используя схожий товарный знак? В этом случае рекомендуется действовать в нескольких направлениях. Во-первых, в целях досудебного урегулирования, целесообразно направить нарушителю претензию, в которой потребовать от него прекратить незаконное использования знака. В ней следует указать, что в случае, если это требование не будет выполнено, в отношении него будет подано исковое заявление в суд о возмещении убытков. Чтобы сформировать доказательственную базу для возможного будущего судебного разбирательства, следует закупить контрафактный товар и получить чеки, в которых указана организация или предприниматель-продавец.

Параллельно можно запустить механизмы защиты административно- и уголовно-процессуального характера. Если нарушитель использует зарегистрированное обозначение, сходное со знаком правообладателя, то можно попробовать оспорить регистрацию в Палате по патентным спорам. Нелишним будет также обратиться в антимонопольные органы. Нередко довольно-таки весомым аргументом для нарушителя является возбужденное уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака.

📌 Реклама Отключить

Что касается превентивных мер, то предупредить и минимизировать возможность незаконного использования товарного знака стоит уже на стадии его регистрации. Так, чтобы выявить сходные зарегистрированные знаки, можно произвести информационный поиск по базе данных Роспатента. Такой поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности по заявлению любого лица, причем не только в отношении зарегистрированных товарных знаков, но и в отношении обозначений, находящихся на стадии экспертизы заявки. Стоимость услуги зависит от предмета и срока поиска. Например, поиск словесного обозначения по одному классу товаров в течение одного месяца стоит 600 рублей, изобразительного обозначения – 2400 рублей. За срочное выполнение поиска в течение двух недель уплачивается двойной тариф.

Также следует регистрировать товарный знак не только по одному классу товаров или услуг, по которому фирма собирается его использовать, но и по ряду смежных классов. Эта мера может в большей степени застраховать компанию от нарушений. Не стоит забывать о том, что по закону о товарных знаках нарушением является использование тождественного или сходного обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. В этой связи понятно, почему многие известные производители используют так называемые «зонтичные» бренды, то есть товарные знаки, зарегистрированные по широкому спектру товаров и даже услуг.

📌 Реклама Отключить

Наконец, для предупреждения нарушения необходимо производить регулярный и методичный мониторинг рынка на предмет использования тождественных и сходных товарных знаков.

Не всегда имеет смысл обращаться в суд

Кирстен Хевишер ( mrs. Kirsten Haevescher) , директор по маркетингу компании A.C. HAASE OSTHANDELSGESELLSCHAFT mbH ( Hamburg):

«Некоторое время назад мы столкнулись с тем, что фирма «Наша мама» использует дизайн упаковки, практически аналогичный нашему. Однако мнение, встречающееся в российской прессе, о том, что впоследствии мы именно из-за этого инцидента сменили дизайн, ошибочно. Разработка нового оформления – обычное маркетинговое решение. Продукция марки «БЮБХЕН» производится в Германии, но уже много лет представлена не только в России, но и в других странах мира. Поэтому и было принято решение обновить дизайн упаковки.

Конечно, мы рассматривали возможность подать в суд на фирму «Наша Мама». Но вопрос защиты дизайна очень сложен. Мы изучили российскую практику и законодательство и установили, что результат продолжительного судебного производства предвидеть невозможно. Таким образом, возник вопрос, хотим ли мы добиваться длительного юридического процесса, не зная, каким может быть результат. Для нас более важное значение имеют не юридические распри, а удовлетворенность наших клиентов. Ведь это они делают выбор между оригиналом и продукцией конкурента. Мы приняли решение сосредоточить свое внимание на качестве – нашем конкурентном преимуществе — и не тратить усилия на разрешение конфликта. К тому же, теперь новый дизайн поможет покупателям узнать оригинал с первого взгляда».

Защита товарного знака – понятие многогранное и касается многих аспектов использования знака в коммерческой деятельности. Современные реалии диктуют правообладателям успешных брендов необходимость обеспечения охраны средств индивидуализации. С каждым годом растет количество судебных споров о неправомерном использовании знаков и их аннулировании по неиспользованию. Поэтому грамотная защита товарного знака очень важна.


Получить консультацию

Мнение о том, что в охране нуждаются лишь известные и успешные бренды, ошибочно. Зачастую предприниматель, начиная новую деятельность, не регистрирует права на товарные знаки и знаки обслуживания (обозначения для услуг), полагая, что его продукция или услуги не вызовут недобросовестный интерес у конкурентов. Однако, впоследствии, сторонние компании могут не только начать производство аналогичных товаров или оказывать идентичные услуги под полностью тождественным обозначением, но и представить документы в ФИПС на его регистрацию. Оспаривание недобросовестной регистрации либо ее предотвращение на стадии экспертизы, а также доказывание своих прав на знак будет довольно затратным. Только грамотная защита товарного знака путем получения свидетельства на него позволит в будущем не опасаться посягательств третьих лиц и иметь возможность пресекать недобросовестные действия.

Какие права на товарный знак имеет правообладатель?

Юридическая защита товарного знака путем его регистрации предоставляет собственнику следующие возможности:

  • Неограниченное и безопасное использование для определенных товаров и услуг в рамках обозначенных классов МКТУ;
  • Возможность уступки прав на обозначение;
  • Возможность использования знака в качестве актива предприятия (например, в качестве предмета залога);
  • Полноценная защита товарного знака в судах путем наложения запрета на его неправомерное использование и взыскания компенсации с нарушителей;
  • Взимание роялти за использование знака по лицензионным договорам.

Защита товарного знака на стадии его регистрации

Для охраны прав потребуется подача заявки в патентное ведомство, в которой указывается сам товарный знак, его описание, а также товары (услуги), для которых планируется регистрация.

Процедура получения свидетельства занимает около 12-18 месяцев. За это время Роспатент производит формальную проверку документов, экспертизу соответствия обозначения требованиям законодательства, а также подготовку охранных документов в случае принятия решения о возможности предоставления охраны. В ходе регистрации федеральный орган вправе запрашивать дополнительные сведения по заявке, вести переписку с заявителем, направлять запросы, уведомления, предварительные и окончательные отказы.

Важно знать: защита товарного знака в Роспатенте путем его регистрации облагается патентной пошлиной.

После получения свидетельства владелец вправе защищаться от использования обозначения третьими лицами и контролировать его для:

  • маркировки производимых, импортируемых, реализуемых товаров или услуг;
  • осуществления рекламы однородных товаров (услуг);
  • указания в документах сопутствующих введению товаров в оборот;
  • применения в Интернете, в т.ч. в названии доменов.

Какие существуют виды защиты товарного знака от незаконного использования?

Можно выделить несколько основных способов защиты:

  • Административный. При выявлении нарушения можно обратиться в полицию или органы таможни, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Дела этой категории рассматривают судьи. На нарушителя при доказанности состава правонарушения налагается административный штраф: для должностных лиц – в размере 3-хкратной стоимости контрафактного товара, но не менее 50 тыс. рублей, для юридических лиц – в размере 5-тикратной стоимости, но не менее 100 тыс. рублей. Контрафактные товары подлежат конфискации.
  • Гражданско-правовой. При выявлении нарушения можно обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации. По выбору собственника знака компенсация может взыскиваться в размере от 10 000 рублей до 5-ти миллионов рублей, либо – двукратной стоимости контрафактных товаров. Важно, что конечная сумма компенсации, заявленная в пределах от 10 000 рублей до 5 млн. рублей определяется по решению суда. Компенсация в виде двойной стоимости товаров, может быть снижена судом только по заявлению стороны спора и при условии предоставления достаточных доказательств.

Для привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности суд должен установить ряд фактических обстоятельств: сходство знаков, начало использования спорного обозначения сторонами дела, наличие реального смешения и пр.

  • Самозащита. В данном случае подразумевается маркировка легальной продукции голограммами, индивидуальными серийными номерами, наклейками и прочими уникальными элементами защиты.

Кроме того, защита товарного знака обеспечивается таможенными органами, которые в рамках борьбы с пиратской деятельностью наделены функциями контроля ввоза и вывоза контрафактной продукции. Владельцы знаков могут внести их таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, указав круг лиц, который уполномочен импортировать в Россию продукцию, маркированную товарным знаком, находящемся в реестре. При выявлении вероятности потенциального ввоза на таможенную территорию контрафактной продукции ее выпуск и таможенное оформление приостанавливаются.

Защита товарного знака в Интернете

Регистрируя доменное имя, будущий администратор сайта предполагает возникновение исключительных прав на него. Однако регистратор доменов дает лишь право их использования в качестве буквенно-символьных идентификаторов автономных адресов в Интернете. При этом владелец домена может лишиться его, если не защитит название зарегистрированным знаком.

Защита товарного знака от аннулирования по неиспользованию

В последние годы участились случаи давления конкурентов на правообладателей знаков, которые находятся под угрозой аннулирования. Глава IV, ст. 1486, п.1 ГК РФ предусматривает возможность отмены правовой охраны ранее зарегистрированных наименований и обозначений, в случае если будет доказано их неиспользование в течение 3-х лет до подачи соответствующего иска. Преследуя коммерческие интересы, третьи лица намеренно отслеживают актуальную ситуацию с обозначениями и в случае выявления возможности аннулирования знака по неиспользованию подают новые заявки на них в регистрирующий орган.

Защита товарного знака в данной ситуации должна в первую очередь быть направлена на обеспечение грамотного и документально подтвержденного использования: заключение реально исполняющихся лицензионных договоров, применение обозначения на продукции, ее этикетках и контрэтикетках, указание знака в товарораспорядительной документации (таможенных декларациях, накладных) и т.д. Важно отражать и фиксировать любые сведения и факты, которые могут выступать доказательствами использования знака правообладателем или прочими лицами с согласия и под контролем правообладателя.

Право на товарный знак и патентное право занимают одно из центральных мест в законодательстве об интеллектуальной собственности (гл. 72, гл. 76 ГК РФ). Вместе с тем рассмотрение связанных с ними споров в суде имеет свои тенденции, о которых следует знать. Этот вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, включая организованный 16-17 апреля 2015 года газетой «Ведомости» Юридический форум.

Так, в последнее время судьи все чаще разрешают споры о сходстве товарных знаков с точки зрения рядовых потребителей, что вызывает немалый резонанс в экспертном сообществе. Патенты же заслуживают отдельного внимания, поскольку с 1 января 2015 года в ГК РФ действует норма, устанавливающая ответственность в виде компенсации за нарушение патентных прав, однако для этого сначала предстоит доказать сам факт нарушения, принимая во внимание ряд важных нюансов.

Рассмотрим эти особенности подробнее.

Рассмотрение судами споров по товарным знакам с позиции рядовых потребителей

Оптимально ли правовое обеспечение вашего бизнеса?

Проверить сейчас!

Еще в 2007 году ВАС РФ признал, что вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть рассмотрен судьей с точки зрения рядового потребителя без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»; далее – Информационное письмо). Экспертиза, подчеркнул Суд, назначается лишь в том случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Указанное информационное письмо напрямую повлияло на дальнейшую судебную практику, причем в последнее время наметились некоторые негативные тенденции в рассмотрении подобных споров.

Напомним, один товарный знак считается сходным до степени смешения с другим, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абз. 6 п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; далее – Правила). Так, в качестве установленных Правилами критериев определения сходства словесных обозначений указаны звуковые (фонетические), графические (визуальные) и смысловые (семантические) характеристики (п. 14.4.2.2 Правил).

Звуковое сходство может определяться, в частности, на основании следующих признаков:

  • наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
  • наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов;
  • вхождение одного обозначения в другое;
  • ударение и т. д.

Графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, алфавита, буквами которого написано слово, и т. д.

Смысловое сходство определяют с помощью следующих признаков:

  • подобие заложенных в обозначениях понятий и идей. Например, суды могут признавать сходными обозначения одного и того же предмета или явления, написанные на разных языках (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. № С01-573/2014);
  • совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
  • противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ознакомиться с позицией ВС РФ и ВАС РФ в отношении защиты исключительных прав можно в системе ГАРАНТ. Для этого в строке базового поиска (F2) необходимо ввести поисковый запрос, например, «товарные знаки и патенты». Полученный список документов следует отфильтровать, выбрав слева в фильтрах «Высшие суды».

Правилами также установлены критерии определения сходства для изобразительных и объемных, а также для комбинированных обозначений (п. 14.4.2.3-14.4.2.4 Правил).

При этом, рассматривая споры по товарным знакам, судам следует проверять сходство товарных знаков по всем возможным признакам (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 г. № С01-565/2014).

Однако эксперты обращают внимание на следующую проблему. Рассматривая дело с точки зрения рядовых потребителей, судьи нередко не признают сходные обозначения таковыми, даже если формально в решении присутствует исследование признаков сходства. Генеральный директор ООО «Зуйков и партнеры», патентный поверенный Сергей Зуйков отмечает: «Суды не хотят слушать правила и убеждают себя в сходстве или отсутствии сходства товарных знаков, ориентируясь на собственные представления о сходстве обозначений. Однако в своем письме ВАС РФ ни слова не сказал о том, что, разрешая споры о сходстве товарных знаков до степени смешения, суды должны рассматривать их без учета каких-либо норм права».

ПРИМЕР

Одним из наиболее ярких примеров, характеризующих подобный подход судов, Сергей Зуйков считает следующий спор.

Истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации. По мнению истца, одно из словесных обозначений, приведенных на товаре ответчиков, полностью совпадает с принадлежащим ему товарным знаком.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2014 г. № А40-187101/2013 в удовлетворении иска отказано. Последующие инстанции оставили указанное решение без изменения (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2014 г. № 09АП-14142/14, постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. № С01-931/2014, Определение ВС РФ от 26 января 2015 г. № 305-ЭС14-6983).

Рассматривая данное дело, суды, по мнению эксперта, уделили недостаточно внимания звуковым, графическим и смысловым критериям сходства товарных знаков.

Обосновывая свою позицию, судьи отмечали, что оформление товара ответчика представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят два разных словесных элемента, включая оспариваемый (содержащий слово, совпадающее с товарным знаком истца). При этом, с точки зрения судей, один из двух словесных элементов занимает доминирующее положение, поскольку расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера. Таким образом, именно этот словесный элемент выполняет основную функцию индивидуализации товара. Оспариваемый же словесный элемент, несмотря на доводы истца о совпадении наименований, и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению был признан судом лишь описательной характеристикой товара, не обладающей различительной способностью (подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Разрешая спор, суды не назначали экспертизу. При этом проведенный судами анализ не позволяет с точностью сделать вывод о сходстве или различии товарных знаков.

Эксперт убежден, что рассмотрение судьями подобного рода споров с точки зрения потребителей без назначения экспертизы, приводит к тому, что огромное количество сходных товарных знаков признаются несходными (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2013 г. № 09АП-32575/13, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2014 г. № 10АП-6197/14, постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2014 г. № С01-1129/2014 по делу № А40-135039/2013 и др.).

Это значит, что нарушители получают возможность и дальше использовать такие обозначения вместо того, чтобы нести установленную законом ответственность. К слову, за незаконное использование товарного знака действующим законодательством предусмотрена гражданская (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ). В частности, за такое преступление нарушителю может грозить штраф до 1 млн руб. и даже лишение свободы сроком до шести лет, а также другие виды наказания (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, многие эксперты считают, что в разрешении споров, связанных с защитой товарных знаков от незаконного использования, судьи должны руководствоваться, прежде всего, не субъективным восприятием, а установленными Правилами критериями сходства. «Я хотел бы призвать всех убеждать суды, что, рассматривая дела с точки зрения потребителя, они не должны забывать о праве», – говорит Зуйков и советует участникам процесса использовать в качестве доказательств, подкрепляющих их позицию, заключение экспертов и/или настаивать в суде на проведении соответствующей экспертизы.

Возмещение вреда при нарушении патентных прав

Главная особенность, связанная с рассмотрением споров о нарушении патентных прав, заключается в достаточно низком количестве подобных дел в судах. «На 10 споров по товарным знакам всего один спор – патентный. Вызвано это, прежде всего, сложностью доказывания самого факта нарушения», – рассказывает управляющий партнер ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков. Кроме того, до недавнего времени судьи часто отказывали истцам во взыскании компенсации даже за доказанные факты нарушения патентных прав (постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 января 2013 г. по делу № А56-12802/2012, постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2013 г. по делу № А56-39604/2010). Свою позицию суды мотивировали тем, что ГК РФ на то время не предполагал возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29).

Вместе с тем с 1 января 2015 года в ГК РФ появилась долгожданная статья, регламентирующая ответственность за нарушение патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ). Теперь, если факт нарушения доказан, то вместо возмещения убытков можно потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (по выбору правообладателя):

  • в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих объектов исключительного права.

Однако стоит иметь в виду, что данная норма обратной силы не имеет, что также подчеркивают в своих решениях суды (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2015 г. № 09АП-6048/15). Иными словами, если нарушение патентного права произошло до 1 января 2015 года, компенсацию взыскать не получится.

Предметом доказывания по подобным спорам является факт незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Антон Пушков советует при подготовке иска в суд соблюдать следующий алгоритм действий.

1

Обеспечить наличие неопровержимых доказательств нарушения патентных прав. В качестве доказательств суды нередко рассматривают:

  • рекламные проспекты, в которых предлагаются к продаже те или иные товары и/или оборудование, и таможенные декларации о ввозе соответствующих товаров и/или оборудования (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г. № А-40-31254/03-83-281);
  • публикации. Например, в публикации может содержаться описание способа использования товара, который полностью совпадает с признаками формулы изобретения, охраняемого патентом (постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. № К-А40/9331-08);
  • протокол осмотра нотариусом доказательств с официального сайта – обычно с помощью этого доказательства устанавливается факт продажи ответчиком товаров, изготовленных с нарушением чужого патентного права (решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011) и т. д.

В этих же целях желательно предоставить суду заключение специалиста-патентоведа с профильным техническим образованием. Стоимость услуг такого специалиста напрямую зависит от количества сравниваемых функциональных элементов (узлов, блоков, деталей в устройстве), операций или приемов способа, компонентов или ингредиентов вещества и т. д.) и варьируется в среднем от 20 тыс. руб. до нескольких сотен тысяч рублей.

Кроме того, можно ходатайствовать перед судом о проведении соответствующей экспертизы. Обычно эксперту задаются два вопроса: являются ли признаки того или иного изделия (способа использования изделия и т. п.) аналогичными признакам, охраняемым патентом, и используется ли при производстве изделий ответчика каждый из таких признаков (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2014 г. № 17АП-16869/13, решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011). Добавим, что судебное разбирательство по патентным правам – это так называемая «война экспертиз», поэтому истец должен быть уверен, что сравнил все существенные признаки и доказал наличие факта нарушения.

2

Провести патентный поиск, чтобы избежать столкновения патентов. Во время слушания дела в суде иногда выясняется, что у ответчика уже есть патент на тот же объект исключительного права – и тогда начинается спор «патент на патент». В этом случае следует обратиться в Палату по патентным спорам с требованием о признании спорного патента недействительным (п. 1 ст. 1398 ГК РФ, приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»). В этих целях также можно воспользоваться помощью экспертов – стоимость услуг по оспариванию патента составляет в среднем от 50 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от сложности дела. После того, как оспариваемый патент будет признан недействительным, обладатель права на другой патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента (п. 9 Информационного письма).

3

Подготовить расчет и обоснование размера компенсации. Так, например, можно представить суду расчет цены, которая обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта исключительного права – если истец выбрал именно такую форму компенсации (абз. 3 ст. 1406.1 ГК РФ).


Регистрация лицензионного договора на товарный знак.
Посмотреть прайс-лист…

Внесение товарного знака в таможенный реестр.
Узнать стоимость услуги…

Международная регистрация товарного знака.

Проверка торговой марки на возможность регистрации в Роспатенте позволить вам значительно сэкономить время и деньги.
Где заказать проверку торговой марки?

Правовая защита товарного знака — залог успешного развития вашего бизнеса!

Юристы по интеллектуальной собственности.
Посмотреть услуги…

Узнаваемый товарный знак и его грамотное использование — неотъемлемые составляющие успешного бизнеса. Именно товарный знак позволяет выделить товары или услуги среди конкурирующих продуктов, а его рыночное продвижение существенно повышает стоимость компании. Однако незарегистрированная торговая марка также может создать и существенные проблемы своим владельцам. В связи с этим правовая защита товарных знаков является крайне важной для интересов бизнеса.

Что такое товарный знак и почему необходимо закрепить право на его использование?

Товарный знак (ТЗ), согласно определению статьи 1477 ГК РФ, — это некое конкретное обозначение, выраженное в словесной, графической или иной форме, служащее для индивидуализации товаров. Для персонализации услуг используется термин «знак обслуживания», и к нему применяются те же нормы, что и к товарному знаку. Понятия «торговый знак» и «торговая марка» являются синонимами обозначенного выше термина, однако юридического веса не имеют. Что касается понятия «бренд», то оно является скорее маркетинговым и имеет значительно более широкую трактовку, чем товарный знак.

В целом выделяют следующие виды товарных знаков:

  • Словесные — это обозначение, состоящее только из букв, слов или словосочетаний, изображенных с помощью специального шрифта в цветном или черно-белом варианте и не имеющее графических элементов. Например, Coca-Cola, Samsung, Apple, «Аэрофлот», «ТНТ» и прочие. К данной категории относятся также слоганы и лозунги, например, Connecting People от бренда Nokia, «Все для клиента» от «Мегафона», «Просто. Удобно. Для тебя» от «Билайна» и т.д.
  • Изобразительные — любые графические изображения (эмблемы). Пример — надкушенное яблоко Apple, четыре металлических кольца AUDI, трехлучевая звезда Mercedes-Benz и т.д. Часто компании регистрируют не только изображения, но и цветовые комбинации, претендуя на их единоличное использование (особенно популярно у автозаправок и футбольных клубов).
  • Комбинированные — включают текстовые и графические элементы. Именно данный вид в теории дизайна называют логотипом.
  • Объемные — представляют из себя трехмерные фигуры и объекты, которые могут воспроизводить полностью или частично изображение товара или его упаковки, а также форму, не связанную с товаром. Примеры — особенная форма флаконов у косметических брендов или специфическая упаковка кофе, по которой можно узнать продукт и т.д.
  • Звуковые. В России также можно зарегистрировать в качестве товарного знака комбинацию звуков, представленную в виде нотной записи (чаще всего используют мобильные операторы и радиостанции).

Это интересно!
В некоторых странах правовой защите подлежат запахи и их сочетания, что особенно актуально для парфюмерных брендов. Однако в России такая практика отсутствует.

Так ли важна правовая защита товарного знака?

Многие предприниматели, организуя бизнес, производя товары и вкладываясь в продвижение бренда, совершенно не задумываются о регистрации товарного знака. В будущем такая беспечность может сыграть злую шутку, если недобросовестный конкурент начнет использовать уже раскрученный вами бренд для маркировки своей продукции. В таком случае компания не имеет практически никакой правовой защиты против подобных манипуляций и возможности повлиять на конкурента. Ситуация может быть еще печальнее, если расторопный конкурент успеет первым зарегистрировать чужой товарный знак, и использование последнего другими организациями станет невозможным. В таком случае все деньги, потраченные ранее на рекламу разработчиком знака, будут выброшены на ветер.

Таким образом, регистрация товарного знака должна стать обязательным шагом продвижения товара или услуги.

Что дает исключительное право на использование товарного знака?

Итак, какие возможности открываются перед компанией, получившей исключительное право использовать товарный знак?

  • Правообладатель может использовать данный знак в любых целях (для маркировки продукции, в рекламных материалах, на собственном web-сайте, в официальной документации, в доменном имени и т.д.).
  • Право на использование товарного знака можно предоставить третьим лицам или уступить его, заключив договор об отчуждении.
  • Можно заложить свой товарный знак в банк, заключив договор залога.
  • Компания-правообладатель получает возможность запрещать другим организациям и частным лицам использовать свой товарный знак в отношении однородных товаров и услуг.

Обратите внимание!
Правообладатель не может запретить использование товарного знака, если он упоминается или используется в нерекламных и/или личных целях. Контролю подлежит только использование торговой марки для введения товаров (услуг) в торговый оборот.

Стоит отметить, что право использования товарного знака носит территориальный характер, то есть действует только на территории страны, в которой знак был зарегистрирован. Кроме того, каждая торговая марка регистрируется в отношении товаров и услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), в которую на данный момент входит 34 класса товаров и 11 классов услуг. Регистрация товарного знака осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГБУ «ФИПС»), являющимся подразделением Роспатента. Процедура регистрации длится, как правило, 8–10 месяцев, а исключительное право предоставляется на 10 лет с возможностью продления срока неограниченное количество раз.

Если вы планируете начать деятельность за пределами России, то стоит подать заявку на международную регистрацию вашего товарного знака.

Важно!
Перед подачей заявки в Роспатент желательно заранее удостовериться в возможности регистрации вашего товарного знака. Так как на данный момент в базе Роспатента содержатся данные о полумиллионе знаков, вероятность совпадения крайне высока. Проверка может быть в кратчайшие сроки выполнена патентными бюро, специалисты которого не только проверят, свободен ли данный знак для регистрации, но и помогут грамотно оформить документацию, чтобы не потерять драгоценные время и деньги.

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Согласно российскому законодательству незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Даже если нарушение было случайным, это не избавляет нарушителя от ответственности и необходимости прекратить использование ТЗ. Продукция, на которой незаконно используется зарегистрированный товарный знак, является контрафактной и подлежит уничтожению.

Согласно статье 1515 части четвертой ГК РФ, правообладатель вправе потребовать от нарушителя изъять из оборота или уничтожить все контрафактные упаковки и товары, удалить товарный знак со всей продукции, в том числе с документации, рекламных материалов и вывесок. При этом правообладатель может затребовать компенсацию:

  • от 10 тысяч до 5 млн рублей (размер определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
  • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Кроме того, согласно статье 180 УК РФ, за незаконное использование товарного знака предусматривается ответственность, если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Законом предусмотрены следующие виды уголовной ответственности:

  • штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
  • либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
  • либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предусматривают штраф размером от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

На ошибках учатся…

  • В 2014 году Суд по интеллектуальным правам признал неправомерным использование домена alibaba.ru компанией Holmrook Limited, так как доменное имя включает обозначение, совпадающее с товарным знаком заявителя. Товарный знак № 473425 «Alibaba» был зарегистрирован компанией из Китая в 2011 году в отношении 36-го и 41-го классов МКТУ.
  • В 2014 году арбитражный суд удовлетворил иск торговой сети «Эльдорадо» в адрес ЗАО «Юлмарт». Дело в том, что «Юлмарт» использовал название и слоган «Эльдорадо» в своей рекламной кампании. Содержание рекламного текста гласило: «Эльдорадо низких цен. «Юлмарт” — территория сервиса». С ответчика была взыскана денежная компенсация в размере 2,5 млн рублей.
  • В 2015 году Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание 90 млн рублей с известного издательства ООО «Бауэр СНГ», выпускавшего журнал под названием «Вот это жизнь!». Дело в том, что данное название было зарегистрировано в качестве товарного знака компанией ООО «Айньюс». Суд обязал «Бауэр СНГ» прекратить использование спорного обозначения, а также снять с продажи и уничтожить все экземпляры издания.

Что делать при нарушении ваших исключительных прав?

Чтобы защитить нарушенное право, правообладатели могут подать иск о выплате компенсации, написать претензию или обратиться в полицию, внести знак в Таможенный реестр и т.д. Однако каждое действие по защите прав специфично и требует участия специалиста. Например, при затруднениях в решении вопросов, связанных с патентными спорами, можно обратиться в специализированную юридическую компанию. Обычно штат таких компаний включает юристов по интеллектуальной собственности и патентных поверенных с большой практикой в данной области. Самостоятельные попытки решения дела в суде являются довольно сомнительным мероприятием, так как патентные споры принято считать одними из самых сложных в судебной практике.

Обратите внимание!
Согласно статистике Роспатент отклоняет 70% заявок, поданных самостоятельно.

Как защитить права на товарный знак?

Владельцы бизнеса должны знать о важности грамотного правового представления компании в вопросах регистрации, использования и защиты товарных знаков. Неопытные предприниматели часто получают отказ в регистрации знака из-за несоответствия критериям охраноспособности. Что касается патентных споров, то достижение успешного результата возможно лишь при наличии собственного положительного опыта ведения дел такого рода. Качественное сопровождение споров по интеллектуальной собственности могут обеспечить только юристы с узкой специализацией. Поэтому все больше пользуются популярностью патентные бюро, специализирующиеся исключительно на защите интеллектуальных прав, а не крупные многопрофильные юридические компании.

По любым вопросам, связанным с регистрацией, защитой и использованием товарного знака, лучше обращаться в проверенное патентное бюро, предоставляющее полный комплекс услуг по регистрации и защите интеллектуальной собственности, например, в PATENTUS. Эта патентно-правовая компания располагает штатом из 12-ти патентных поверенных и 7-ми юристов с 20–30-ти летним опытом работы в области патентного права. Узкая специализация и большой практический опыт специалистов позволяют добиваться успеха в 95% случаев. В среднем каждый год бюро регистрирует более 600 товарных знаков и ведет порядка 90 дел по защите интеллектуальной собственности. Специалисты PATENTUS готовы сопровождать регистрацию и защищать интеллектуальную собственность как в РФ, так и за рубежом. Компанию отличает наилучшее соотношение «цена-качество» предоставляемых услуг, а также успешный судебный опыт в области патентных споров. PATENTUS — одна из немногих компаний, которая имеет постоянный большой объем дел в Суде по интеллектуальным правам. PATENTUS входит в ТОП-20 лучших юридических компаний в рейтинге «Интеллектуальная собственность — Право.Ру 300» по итогам 2013-2017 гг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *